Suis-je propriétaire de "mon " logiciel ?

Michel A. Solis et Geneviève Cabana, avocats - Michel A. Solis & Associés, Montréal

Dans le cadre de la création d’un logiciel, une entreprise (que l’on appellera ABC inc.) peut avoir fait développer le logiciel à l’interne, par ses propres employés, ou encore par un sous-traitant, c’est-à-dire une autre entreprise ou un travailleur autonome. Dans chacun de ces scénarios, ABC inc. désire être la réelle propriétaire du produit final, mais l’est-elle vraiment?

La compagnie devra alors porter une attention toute particulière aux ententes qu’elle conclut avec ces divers intervenants au développement du logiciel, c’est-à-dire soit aux contrats d’emploi avec ses employés, ou encore au contrat de sous-traitance, selon le cas.

À cet égard, il faut préciser que la Loi sur le droit d’auteur prévoit un régime différent, selon l’origine du logiciel, ou encore la partie de logiciel, développé.

Il est donc de la plus grande importance pour ABC inc. de s’assurer que ces diverses relations contractuelles confèrent entièrement la propriété exclusive du droit d’auteur sur le logiciel à l’entreprise, et non à l’employé, au sous-traitant, ou encore à la compagnie qui collabore à son développement.

D’autre part, si ABC inc. achète un logiciel développé par une autre compagnie, qui affirme en être la propriétaire, il faudra alors vérifier attentivement le contrat d’acquisition et le contexte dans lequel le logiciel a été crée par la compagnie vendeuse, afin que ABC inc. devienne réellement propriétaire du droit d’auteur sur le logiciel.

1. Aperçu des mécanismes prévus par législateur pour protéger la propriété intellectuelle relative à un logiciel

i) Le droit d’auteur

Le droit d'auteur protège toute oeuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique. Le droit d'auteur permet à l'auteur de, entre autres, copier, publier et vendre ce qu'il a créé. La protection est généralement accordée pour un terme équivalent à la vie de l'auteur auquel s'ajoute habituellement une autre période de cinquante (50) ans après sa mort.

Depuis 1988, l’article 2 de Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., c. C-42, protège spécifiquement le droit d’auteur sur les logiciels. L’expression «programme d’ordinateur», utilisée par la Loi pour désigner un logiciel, est définie par la loi en ces termes:

Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier.

Le droit d'auteur contient plusieurs droits qu'on divise habituellement en deux catégories: les droits économiques et les droits moraux.

Les droits économiques

Les droits économiques visent principalement la propriété de l'oeuvre, laquelle donne le droit de :

• produire l'oeuvre
• reproduire l'oeuvre
• exécuter ou représenter en public l'oeuvre
• publier l'oeuvre
• traduire l'oeuvre
• reproduire mécaniquement l'oeuvre, c'est-à-dire le droit de reproduire l'oeuvre sur des supports mécaniques quelconques
• adapter l'oeuvre par cinématographie
• communiquer au public par télécommunication
• autoriser quelqu'un à exercer un ou des droits énumérés

C'est principalement à ce niveau qu'il est important de délimiter pour l'employeur la propriété des ouvrages conçus par un employé ou un consultant afin de conserver les droits de propriété lui permettant de commercialiser ces ouvrages.

Un ou plusieurs droits économiques peuvent être cédés par l'auteur dans une clause de cession de droits.

Les droits moraux

Les droits moraux permettent à l'auteur, même si l'oeuvre ne lui appartient plus, de contrôler la façon dont son oeuvre est présentée de façon à éviter qu'on porte atteinte à l'intégrité de cette dernière.

Exemple:

Cas réel impliquant le Centre Eaton de Toronto et un artiste du nom de Snow qui était l'auteur d'une oeuvre regroupant plusieurs sculptures suspendues représentant un envol d’oies canadiennes.

Le Centre Eaton avait fait l'acquisition de l'oeuvre et l'avait suspendue dans le mail et, au moment du temps des Fêtes, avait fixé au cou de chaque oie un petit ruban rouge. Snow a déposé un recours visant à faire protéger l'intégrité de son oeuvre et a obtenu gain de cause.

Les droits moraux ne peuvent être cédés mais l'auteur peut toutefois renoncer à ses droits. Cette renonciation peut être verbale ou écrite mais doit être explicite, car personne n’est présumé avoir abandonné ses droits.

ii) Le brevet

Un brevet accorde une protection à une invention qui peut être toute réalisation, procédé, machine, fabrication, composition de matières ou tout perfectionnement de l'un d'eux et qui présente le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

La Loi sur les brevets ne permet pas d'obtenir un brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. Ce qui a fait refuser aux tribunaux à maintes reprises la protection de cette loi à des logiciels et programmes d'ordinateur. Il est arrivé à de rares occasions cependant qu’un brevet soit accordé relativement à des algorithmes.

iii) La marque de commerce

Une marque de commerce protège un mot, un symbole, un dessin ou une combinaison de ces éléments. Elle est utilisée pour distinguer les produits et/ou les services d'une personne, firme ou organisation des produits et/ou services d'une autre personne, firme ou organisation. La marque de commerce ne protège pas le contenu mais simplement le nom ou la représentation graphique sous lequel le produit sera commercialisé.

2. Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur: une protection insuffisante

Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’un droit d’auteur soit enregistré pour que son titulaire puisse bénéficier de la protection de la loi. Au contraire, tel que l’ont souligné les tribunaux à plusieurs reprises, le droit d’auteur sur une oeuvre n’est soumis à aucune formalité, c’est un droit de propriété automatique qui n’a donc pas besoin d’être enregistré pour être dûment protégé.

i) Effets de l’enregistrement

Néanmoins, plusieurs personnes enregistrent leur droit d’auteur sur leur logiciel, pensant ainsi donner une meilleure protection à leur oeuvre.

Or, il est vrai que l’enregistrement du droit d’auteur comporte certains avantages, notamment dans le cadre d’une action pour violation du droit d’auteur où le défendeur sera réputé avoir eu un motif raisonnable de soupçonner qu’un droit d’auteur existait sur cette oeuvre, si le droit d’auteur était dûment enregistré au moment de la violation. Dans une telle action, l’enregistrement du droit d’auteur permet donc au demandeur d’obtenir non seulement une injonction mais aussi une compensation monétaire.

Ce régime est dû au fait que le Bureau du droit d’auteur n’effectue aucune vérification quant à la véracité des faits qui lui sont soumis dans une demande d’enregistrement avant d’émettre un certificat d’enregistrement de droit d’auteur. En conséquence, le Bureau du droit d’auteur n’assume aucune responsabilité à cet égard, que ce soit quant à l’originalité ou à la propriété de l’oeuvre enregistrée.

Il est donc possible pour une personne d’enregistrer un droit d’auteur sur un logiciel sans en être le réel titulaire.

ii) Recours possibles

Dans cette situation, le réel propriétaire du droit d’auteur devra lui-même entreprendre les recours appropriés contre le détenteur du certificat d’enregistrement et prouver au tribunal qu’il est le vrai titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, afin d’en arrêter l’utilisation illégale et d’être indemnisé pour les dommages subis, le cas échéant.

iii) Implications pour l’entreprise

À titre d’exemple, si ABC inc. fait développer un logiciel par un sous-traitant, sans s’assurer de transférer la propriété du droit d’auteur du sous-traitant en sa faveur, ABC inc. pourrait fort bien enregistrer un droit d’auteur sur ce logiciel sans en être la réelle titulaire.

3. La protection du droit d’auteur dans le contexte de la création du logiciel

Sans contrat avec les créateurs du logiciel... À qui appartient ce logiciel ?

La Loi sur le droit d'auteur prévoit à son article 13(3) que le travail fait par un employé en fonction d'un contrat de service ("contract of services") et dans le cadre de son emploi appartient à l'employeur:

"Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; ..."

Le sous-traitant est habituellement engagé pour un travail spécifique ("contract for services") et ne sera pas toujours considéré comme un employé au sens strict du terme. En l'absence de contrat formel indiquant la propriété du travail effectué, il pourra conserver son droit de propriété sur l'ouvrage et simplement concéder une licence d'utilisation à la compagnie.

À qui appartient le logiciel?

a) dans le cas des employés

Trois conditions doivent être rencontrées pour que, en l'absence d'un contrat, le travail effectué par un employé appartienne à l'employeur:

1) l'employé doit être engagé en fonction d'un contrat de services, l'employeur doit donc avoir un certain contrôle sur le travail à être effectué par l'employé.

2) l'ouvrage doit avoir été conçu dans le cadre du contrat de services, de l'emploi.

Cette condition a été maintes fois analysée par les tribunaux et il est maintenant bien établi que l'employeur est le propriétaire du droit d'auteur lorsque l'employé a conçu l'ouvrage dans le cadre de son emploi, de ses fonctions.

Si le travail a été effectué pour son usage personnel, sans directive de son employeur, l'employé ne sera pas considéré comme travaillant dans le cadre de ses fonctions.

3) il ne doit pas y avoir une stipulation contractuelle à l'effet que l'employeur ne sera pas le premier propriétaire des droits.

Si les trois conditions sont remplies, même en l'absence de contrat, la propriété de l'ouvrage appartiendra normalement à l'employeur.

b) dans le cas des sous-traitants

Les droits moraux, en l'absence de contrat

En l'absence de contrat formel, ou d'une renonciation exprimée sans équivoque, dans lequel l'employé ou le sous-traitant renonce de façon claire et précise à ses droits moraux, il conserve ses droits moraux et donc le privilège d'empêcher toute déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

Que doit-on écrire dans un contrat?

Les exigences de la Loi sur le droit d'auteur se retrouvent aux articles 13(4) pour les droits économiques et 14.1(2) pour les droits moraux.

Article 13(4):

"Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale, ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé."

Le titulaire du droit d'auteur peut donc céder ou concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit (notamment l’utilisation du logiciel) dans un écrit valablement signé par lui ou son agent.

Article 14.1(2):

"Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie."

La renonciation aux droits moraux doit être exprimée clairement et sans équivoque par l'auteur, c'est-à-dire, dans un contexte d'entreprise, par écrit.

Conclusion

Peu importe la situation, l’entreprise doit veiller à la protection de sa propriété intellectuelle. En matière de production de logiciels, une bonne connaissance des principes de base et la préparation de contrats simples mais adéquats peut éviter de sérieux problèmes à court, moyen et long terme.

Pour en savoir plus…

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Industrie Canada

Strategis

Le guide du droit d'auteur

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Dernière mise à jour au 30 août 2005

Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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